Решения и определения судов

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.12.2003 N А19-4797/03-23-20-Ф02-4224/03-С2 Дело о запрещении использовать зарегистрированный товарный знак передано на новое рассмотрение, так как судебные инстанции не дали правовую оценку тому обстоятельству, что предприятие-ответчик было создано и зарегистрировано с включением в фирменное наименование товарного знака другого юридического лица.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности

и обоснованности решений (постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 8 декабря 2003 г.

Дело N А19-4797/03-23-20-Ф02-4224/03-С2

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Попова О.А.,

судей: Билобрам З.В., Васиной Т.П.,

при участии в судебном заседании:

от истца - закрытого акционерного общества “Энерпред“ - Петуховой С.Н. (доверенность N 137 от 01.04.2003), Четверикова С.А. (доверенность N 222 от 10.07.2003),

от ответчика - закрытого акционерного общества “Корпорация “Энерпред“ - Линейцевой М.А. (доверенность N 38 от 03.12.2003),

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества “Энерпред“ на решение от 5 июня 2003 года и постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2003 года Арбитражного
суда Иркутской области по делу N А19-4797/03-23-20 (суд первой инстанции: Шульга С.Д.; суд апелляционной инстанции: Сорока Т.Г., Кулаков Г.Ф., Дягилева И.П.),

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество (ЗАО) “Энерпред“ обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к закрытому акционерному обществу (ЗАО) “Корпорация “Энерпред“ о запрещении использовать зарегистрированный товарный знак ЗАО “Энерпред“, а именно - словесное обозначение “Энерпред“:

- в коммерческих предложениях к продаже товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак N 152491, выданном Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 30 апреля 1997 года, в рекламе и приглашениях делать оферты на указанные товары, в сети Интернет на сайте ЗАО “Корпорация “Энерпред“ enerprom.ru;

- на документации, связанной с введением товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак N 152491, выданном Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 30 апреля 1997 года, в гражданский оборот (в любых возмездных и безвозмездных сделках), а именно - запретить ЗАО “Корпорация “Энерпред“ вводить данные товары в гражданский оборот от имени ЗАО “Корпорация “Энерпред“ и (или) использовать это слово иным образом на указанной документации;

- опубликовать решение по настоящему делу в периодическом печатном издании - журнале “Интеллектуальная собственность“.

Решением от 5 июня 2003 года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 7 октября 2003 года решение от 5 июня 2003 года оставлено без изменения.

ЗАО “Энерпред“ обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление апелляционной инстанции отменить и удовлетворить исковые требования.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд нарушил требования статьи 4 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ и пункта 7
Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года.

Кассационная жалоба рассматривается по правилам главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 8 декабря 2003 года до 14 часов 00 минут.

В судебных заседаниях представители ЗАО “Энерпред“ поддержали доводы кассационной жалобы, представитель ЗАО “Корпорация “Энерпред“ заявила о своем согласии с обжалуемыми судебными актами.

Изучив материалы дела и проверив доводы кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО “Энерпред“ было зарегистрировано 23 сентября 1994 года.

Согласно свидетельству на товарный знак N 152491, выданному 30 апреля 1997 года Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам, ЗАО “Энерпред“ является владельцем товарного знака в виде обозначения “ЭНЕРПРЕД“ в отношении 7, 8, 9, 12, 17 классов товаров по Международной классификации товаров и услуг.

6 июня 2001 года было зарегистрировано ЗАО “Корпорация “Энерпред“.

ЗАО “Энерпред“ обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, утверждая, что ЗАО “Корпорация “Энерпред“ нарушает исключительные права истца на товарный знак, поскольку на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак N 152491, и в предложениях к продаже этих товаров ответчик использует вышеуказанный зарегистрированный товарный знак истца.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на то, что товарный знак истца входит в фирменное наименование ответчика, что нельзя квалифицировать в качестве нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Такой вывод судов противоречит нормам Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров“, а также статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в фирменном наименовании чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 упомянутого Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Как следует из пункта 2 статьи 4 этого же Закона, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров.

Согласно статье 10.bis названной выше Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Судами первой и апелляционной инстанций не исследовались вопросы о смешении наименования ответчика с товарным знаком истца и возможности для ответчика вследствие этого привлекать потенциальных покупателей, поскольку товары истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта. Следовало также оценить вероятность получения ЗАО “Корпорация “Энерпред“ экономической выгоды от использования обозначения “Энерпред“ на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, и в предложениях к продаже товаров.

Вопрос о возможности квалифицировать такие действия
как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо как проявление недобросовестной конкуренции судом не рассматривался.

При рассмотрении спора арбитражные суды также не дали оценки тому обстоятельству, что ЗАО “Корпорация “Энерпред“ было создано и зарегистрировано с включением в фирменное наименование товарного знака другого юридического лица.

Между тем в соответствии с пунктом 7 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года, не дозволяется включать в фирму обозначения, способные ввести в заблуждение.

Кроме того, в материалах дела имеются документы ответчика (т. 1, л.д. 32, 37, 39), в которых обозначение “Энерпред“ расположено отдельно, не в составе фирменного наименования ответчика. Указанные документы судом первой и апелляционной инстанций не исследовались.

Суд первой инстанции указал, что действующим законодательством не предусмотрена возможность публикации судебного решения в периодическом издании.

Названная позиция суда противоречит пункту 2 статьи 46 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, в соответствии с которым защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Учитывая изложенное, на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение от 5 июня 2003 года и постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2003 года Арбитражного суда Иркутской области по делу N А19-4797/03-23-20 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует учесть все указанные
в настоящем постановлении обстоятельства.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 5 июня 2003 года и постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2003 года Арбитражного суда Иркутской области по делу N А19-4797/03-23-20 отменить, дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Иркутской области.

Председательствующий

О.А.ПОПОВ

Судьи:

З.В.БИЛОБРАМ

Т.П.ВАСИНА