Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 21.02.2005 N КГ-А40/180-05 Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и

обоснованности решений (определений, постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 21 февраля 2005 г. Дело N КГ-А40/180-05“

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи В., судей Б.Р., Т., при участии в заседании от истца : ЗАО “ИПК Страж“ (Ц. - адвокат, доверенность от 01.08.03, удостоверение N 3334, В.О. - доверенность от 07.10.04, В.С. - доверенность от 17.06.04); от ответчика: ООО “Брукс ЛМ“ (А. - доверенность от 18.06.04 N 70, К. - доверенность от 11.01.05 N 16, И. - доверенность от 11.01.05 N 015, Л. - доверенность от 11.01.05 N 017), рассмотрев 14 февраля
2005 года в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО “ИПК Страж“ (истец) на решение от 28 июля 2004 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое судьей К., и постановление от 20 октября 2004 года N 09АП-1846/04-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями П., Б.Е., С., по делу N А40-55074/03-15-517 по иску ЗАО “ИПК Страж“ к ООО “Брукс ЛМ“ о прекращении нарушения патента,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество “Инженерный промышленный концерн “Страж“ (далее - ЗАО “ИПК Страж“) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью “Брукс ЛМ“ (далее - ООО “Брукс ЛМ“) об обязании ответчика прекратить нарушение патента Российской Федерации N 52625 от 16.06.03 на промышленный образец “Пластмассовый контроллер“; восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, для чего запретить ответчику изготавливать и вводить в хозяйственный оборот содержащие промышленный образец “Пластмассовый контроллер“ пластиковые индикаторные пломбы “Секьюрпул“.

Иск предъявлен на основании статей 8 - 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3 - 31 Патентного закона Российской Федерации, и мотивирован тем, что ответчиком осуществляется продажа и иное введение в оборот пластиковых индикаторных пломб “Секьюрпул“, в которых содержатся существенные признаки принадлежащего истцу запатентованного промышленного образца.

Решением от 28 июля 2004 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал.

Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик является добросовестным преждепользователем, который использовал на территории Российской Федерации изделие тождественное тому, на которое истцом был получен патент, до даты приоритета, поэтому он сохраняет право на дальнейшее использование пломб без расширения объема.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2004 года N 09АП-1846/04-ГК решение суда первой инстанции оставлено без изменения с поддержанием
выводов суда первой инстанции.

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ЗАО “ИПК Страж“, которое не согласно с обжалуемыми судебными актами, как принятыми при неправильном применении норм материального права и неполным выяснением обстоятельств дела, просит решение и постановление отменить, иск удовлетворить.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ООО “Брукс ЛМ“ не может претендовать на право преждепользования, поскольку не является субъектом, независимо создавшим изделие, запатентованное истцом; материалами дела не подтверждается использование ответчиком индикаторных пломб или приготовлений для использования на территории России до даты приоритета патента, а также не доказано, что ввозимые ответчиком индикаторные пломбы содержат тождественное решение.

Представители заявителя кассационной жалобы в судебном заседании поддержали доводы, в ней изложенные, просили решение и постановление отменить.

Представители ООО “Брукс ЛМ“ в судебном заседании возражали против доводов кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения. Представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором ООО “Брукс ЛМ“ указывает, что оно является эксклюзивным дистрибьютором пластиковых индикаторных пломб “Секьюрпул“ в России и СНГ с 1997 года; указанные пломбы поставлялись ответчиком в Россию через компанию посредника и реализовывались потребителям этих пломб до даты приоритета промышленного образца истца.

Заслушав выступления представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном положениями статей 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене в связи со следующим.

Из материалов дела усматривается и судами обеих инстанций установлено, что ЗАО “ИПК Страж“ является обладателем
патента на промышленный образец “Пластмассовый контроллер“ N 52625 от 16 июня 2003 года с датой приоритета 29 ноября 2001 года (т. 1, л. д. 7).

Истец ссылается на осуществление ответчиком продажи и введение в оборот пластиковых индикаторных пломб “Секьюрпул“, содержащих существенные признаки принадлежащего истцу запатентованного промышленного образца.

Судами обеих инстанций было установлено, что ответчик не изготавливает спорную пломбу, а ввозит ее из других стран, а также суды указали на наличие у ответчика права преждепользования, сославшись на добросовестную реализацию ответчиком объекта до даты приоритета патента истца.

При этом суды сделали вывод о сохранении за ответчиком права на дальнейшее использование объекта без расширения объема такого использования.

Однако суд кассационной инстанции полагает, что такие выводы сделаны судами при неправильном применении норм материального права и полном исследовании обстоятельств дела.

В соответствии с Патентным законом Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретение, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда такое использование в соответствии с этим Законом не является нарушением права патентообладателя.

Согласно пункту 2 статьи 14 Патентного закона по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено.

В силу правовой природы прав на изобретение, их исключительности и абсолютности, пункт 1 статьи 14 Патентного закона указывает, что любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретения, полезную модель, промышленный образец с нарушением закона, считается нарушителем патента.

В то же время Патентный закон Российской Федерации статьей 12 ограничивает права патентообладателя, закрепляя для третьих лиц право преждепользования.

Согласно статье 12 Патентного закона любое физическое или
юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования возникает в силу самого факта создания и использования решения, без специального его подтверждения, при наличии условий, названных в статье 12 Патентного закона, что дает лицу право использовать запатентованный объект.

На основании таможенных и отгрузочных документов, а также писем и договоров суды обеих инстанций сделали вывод о том, что ответчик начиная с 2000 года ввозит индикаторную пломбу “Секьюрпул“ на территорию Российской Федерации и добросовестно реализует ее.

Судом первой инстанции была назначена судебно-техническая экспертиза, в результате которой установлено, что пластиковые индикаторные пломбы “Секъюрпул“ содержат все существенные признаки промышленного образца “Пластмассовый контроллер“ по патенту N 52625, нашедшие отражение на изображениях изделия по патенту и приведенные в перечне его существенных признаков, с которыми состоялась его регистрация (т. 1, л. д. 23).

Как следует из текста проведенной экспертизы, предметом исследования эксперта были две пластиковые индикаторные пломбы “Секьюрпул“ синего цвета N 004794081 и N 004794082 (т. 2, л. д. 161).

В то же время согласно письму Экспертно-криминалистического центра Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте от 16.09.04 N 150/1 (т. 2, л. д. 168), на которое также сослался апелляционный суд в своем постановлении, ответчиком были поставлены пластиковые пломбы различных моделей, в том числе “Секьюрпул“ синего цвета с логотипом Brooks Europe, белым полем и номером 001363943.

Из представленного ответчиком контракта N ЛМ/J/2001 от 12.10.01 следует о приобретении ответчиком у
немецкой компании “АМО Секьюр Гамбург ГмбХ“ пластиковых приспособлений для опломбирования (т. 2, л. д. 30), что не позволяет установить приобретение ответчиком и ввоз на территорию России именно пластиковых пломб “Секьюрпул“, содержащих существенные признаки промышленного образца “Пластмассовый контроллер“.

Суды обеих инстанций также, ссылаясь на договоры, отгрузочные и таможенные документы, не указали какие именно документы свидетельствуют о ввозе ответчиком до даты приоритета пластиковых пломб “Секьюрпул“, содержащих существенные признаки промышленного образца.

При этом судами не приняты во внимание выводы, содержащиеся в решении Палаты по патентным спорам по возражениям ООО “Брукс ЛМ“ против патента истца (т. 2, л. д. 72 - 84).

Между тем в решении Палаты по патентным спорам указано, что материалы возражения не содержат документального подтверждения даты, с которой сведения о пломбе “Секъюрпул“ стали общедоступными и не подтверждают известности в результате использования изделия до даты приоритета оспариваемого патента всех признаков, отображенных на содержащихся в материалах заявки фотографиях, которыми охарактеризован охраняемый промышленный образец в перечне существенных признаков.

Таким образом, суд кассационной инстанции находит недостаточно обоснованным вывод судов обеих инстанций о ввозе ответчиком с 2000 года (до даты приоритета) пломб “Секьюрпул“, содержащих все существенные признаки промышленного образца по патенту истца.

При этом, поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя, то бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования.

В то же время ответчик утверждает, что он является эксклюзивным дистрибьютором пластиковых индикаторных пломб “Секьюрпул“ в России и СНГ с 1997 года. Однако исследование этого обстоятельства в обжалуемых судебных актах не отражено.

Между тем установление даты использования тождественного решения, чем
была установлена дата приоритета изобретения не является достаточным условием для возникновения права преждепользования.

По смыслу статьи 12 Патентного закона право преждепользования это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения объема такого использования.

Права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства.

Суд первой инстанции в своем решении указал, что ответчик ввозил с 2000 года спорные пломбы в среднем в количестве 655000 пломбираторов.

Однако в решении отсутствует ссылка на основании каких документов, имеющихся в материалах дела, судом сделан данный вывод и каким образом определен такой объем использования, а также не указана периодичность ввоза этого объема пломбираторов.

В то же время данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку дальнейшее использование объекта должно вестись без расширения объема использования.

Поэтому в данном случае подлежит обязательному установлению объем использования тождественного решения, в отношении которого сохраняется право ответчика на его дальнейшее безвозмездное использование, поскольку использование сверх объема по смыслу пункта 1 статьи 14 Патентного закона является нарушением патента.

При этом объем использования должен быть документально оформлен во избежание возможного расширения такого объема использования.

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене, поскольку они приняты при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение по существу рассматриваемого спора.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует установить ввозились ли ответчиком индикаторные пломбы “Секьюрпул“, содержащие признаки промышленного образца по патенту истца, до даты приоритета патента; определить объем
ввозимых ответчиком и реализуемых на территории России пломбираторов, а также добросовестность такого использования, после чего, правильно применив нормы материального права, с соблюдением норм процессуального права, вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. ч. 1 - 3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа.

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июля 2004 года по делу N А40-55074/03-15-517 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2004 года N 09АП-1846/04-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.