Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2006, 31.10.2006 N 09АП-9527/2006-АК по делу N А40-228/06-110-5 Исковые требования о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента о полном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака удовлетворены, поскольку правообладателем представлены доказательства, являющиеся достаточными для вывода об использовании товарного знака на территории РФ и препятствующие прекращению действия регистрации товарного знака.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по проверке законности и обоснованности решений

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

30 октября 2006 г. Дело N 09АП-9527/2006-АК31 октября 2006 г. “

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2006 г.

Полный текст постановления изготовлен 31 октября 2006 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Д., судей З., Ц., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО “ЭТСУН“ на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2006 по делу N А40-228/06-110-5 судьи Ш. по иску/заявлению ЗАО “ЭТСУН“ к Палате по патентным спорам, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
о признании недействительным решения, с участием 3-го лица: ООО “Трейд Мастер“, при участии: от истца (заявителя) - Ж. - адвоката по дов. от 21.04.2006, Р.Р. - ген. директора, выписка из протокола от 26.05.2005, П. по дов. N 1/37 от 20.03.2006, Г.Е. по дов. от 23.10.2006; от ответчиков - Р.Г. от 1: по дов. от 24.03.2006 N 63-11/55; от 2: по дов. от 24.09.2004 N 10/24-440/63, С. от 1: по дов. от 24.03.2006 N 63-16/55; от 2: по дов. от 29.08.2006 N 14/25-517/41; от 3-го лица - Г.О. по дов. N 0261-003/АС02 от 05.05.2006, К. по дов. N 0261-003/АС01 от 08.08.2006;

УСТАНОВИЛ:

ЗАО “ЭТСУН“ обратилось в арбитражный суд с заявлением к Палате по патентным спорам, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с учетом уточнения требований, о признании недействительным решения ППС от 22.08.2005 о полном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “MARYAM“ по свидетельству N 147395 в отношении товара 30 класса МКТУ - “чай“.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2006 в удовлетворении заявленных требований отказано.

При этом Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу о том, что заявитель не подтвердил использование товарного знака в соответствии с требованиями п. 1 ст. 22 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в связи с нарушением норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал по основаниям, указанным в ней и в дополнительном обосновании и просил решение суда первой инстанции
отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, сославшись на наличие агентского договора с Азербайджанской чайной фабрикой “САН ТИ Азербайджан“, который, по мнению заявителя, является доказательством, подтверждающим использование товарного знака.

Представители ответчиков в судебном заседании рассмотрение апелляционной жалобы оставили на усмотрение суда, указывая, что заявителем представлены документы, подтверждающие использование ЗАО “Этсун“ спорного товарного знака.

Представитель 3-го лица в судебном заседании с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на нее, считая решение суда законным и обоснованным и просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, сославшись на то, что заявитель документально не подтвердил использование товарного знака.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене согласно п. 3 ч. 1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основываясь на следующем.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака “MARYAM“ по заявке N 96704906/50 с приоритетом от 17.04.1996 была произведена 16.10.1996 за N 147395 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ на имя ЗАО “ЭТСУН“, Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “MARYAM“ по свидетельству N 147395 полностью по причине его не использования непрерывно на территории Российской Федерации в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “MARYAM“ по
свидетельству N 147395 по причине его не использования, рассмотрела заявление в отсутствие правообладателя со ссылкой на ст. 17 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ и пришла к выводу об отсутствии оснований для опровержения утверждения заявителя о не использовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона срока и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, приняв решение от 22.08.2005, которым удовлетворила заявление от 24.05.2005 и досрочно прекратила правовую охрану товарного знака “MARYAM“ по свидетельству N 147395 полностью.

Отказывая в удовлетворении требований ЗАО “ЭТСУН“ о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам в отношении товара 30 класса МКТУ - “чай“, суд первой инстанции счел доказанным факт не использования товарного знака в соответствии с требованиями п. 1 ст. 22 Закона РФ, указав, что агент по агентскому договору от 10.01.2000 не является ни правообладателем, ни лицензиатом - договор об уступке товарного знака регистрируется в соответствии со ст. 27 Закона РФ и лицензионный договор в Патентном ведомстве, без регистрации договоры недействительны.

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции, основываясь на следующем.

При принятии оспариваемого по настоящему делу решения Палата по патентным спорам исходила из положений п. 3 ст. 22 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“.

Из приведенной нормы следует, что действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Высшей патентной палаты, принятого по заявлению любого лица, в связи с не использованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации
или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его не использованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

На момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака ст. 22 вышеназванного Закона был установлен пятилетний срок не использования товарного знака, влекущий прекращение правовой охраны товарного знака.

Согласно ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство состоит из названного Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в п. п. 1, 2 ст. 2 Кодекса.

В силу ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Федеральный закон от 11.12.2002 N 166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, согласно которому был сокращен с пяти до трех лет срок не использования товарного знака, официально опубликован в “Собрании законодательства Российской Федерации“ 16.12.2002 и не содержал указания о его применении к правоотношениям, возникшим до введения его в действие, т.е. законодатель не придал ему обратную силу.

Таким образом, на правообладателя товарного знака распространяется пятилетний срок для досрочного прекращения товарного знака, в то время как судом первой инстанции применен п. 3 ст. 22 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ в
редакции Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ.

В качестве доказательств использования товарного знака ЗАО “ЭТСУН“ представлен агентский договор от 10.01.2000, заключенный между заявителем и АООТ “SUN TEA Азербайджан“, на неопределенный срок в отношении всех видов продукции чая, маркированных товарным знаком “MARYAM“ по свидетельству N 147395.

25.12.2000 к названному договору заключено дополнительное соглашение, согласно которому агент принимает на себя обязательство изготовить упаковки для чая, маркированные изображением российского товарного знака “MARYAM“ по свидетельству N 147395 (слово и изображение) и фразой “Изготовлено по заказу ЗАО “ЭТСУН“, в соответствии с эскизом упаковки, утвержденным принципалом, в объеме, порядке и сроки, определяемые заданием принципала; производить и расфасовывать чай в упаковки, изготовленные агентом по заданию принципала; заключать договоры поставки товара с третьими лицами, указанными принципалом; представлять отчеты принципалу.

Во исполнение агентского договора чай “MARYAM“ изготавливается и упаковывается на чаерасфасовочной фабрике агента в Азербайджанской Республике, Сабунчинский район, пос. Бакыханова, ул. Бунядова, 12.

При этом в подтверждение факта производства чая заявителем представлены следующие документы:

а) гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики SN 006342 от 19.08.2002 (действителен до 19.08.2003), SN 008292 от 18.08.2003 (действителен до 18.08.2004), SN 0107 от 04.08.2004 (действителен до 04.08.2005); сертификатами соответствия национальной системы сертификации AZS JMV AZ 031.01.02.0057.02 от 27.12.2002 (действителен до 27.12.2003), N AZ 031.01.02.03239.04 от 27.12.2004 (действителен до 27.12.2005) (т. 4, л.д. 20 - 31);

б) сертификаты соответствия Госстандарта России N 5630874 (срок действия с 27.03.2003 по 22.10.2003) с приложением N 0948619 и сертификатом соответствия Госстандарта России N 5630875 (срок действия с 27.03.2003 по 22.10.2003).

Чай “MARYAM“ расфасовывается в упаковки по 100 и 250 грамм, маркируемые товарным знаком “MARYAM“ в том
виде, в каком приведено в свидетельстве N 147395 с указанием на изготовление по заказу ЗАО “ЭТСУН“.

В свою очередь, АООТ “SUN TEA Азербайджан“ в соответствии с агентским договором от 10.01.2000 заключены следующие контракты на поставку в Российскую Федерацию для розничной торговли: контракт с ООО “АКСОНПРОФИТ“ (Россия, Москва) N RC-02/A от 04.04.2002 (т. 4, л.д. 37 - 39), N RC-03/A от 20.04.02 (т. 4, л.д. 44 - 46), N RC-04/A от 23.05.02 (т. 4, л.д. 51 - 59).

Факт исполнения означенных контрактов подтверждают следующие документы: таможенная декларация N 272472 (т. 4, л.д. 40 - 43); акт выполненных работ N 212/648 от 09.04.2002 по проведению экспертизы чая АНО “Союзэкспертиза“ ТПП РФ (т. 4, л.д. 79), инструкция консигнанта, таможенная декларация N 280854 (т. 4. л.д. 47 - 50), платежное поручение N 7 (т. 4, л.д. 72), паспорт импортной сделки N 2/56612117/000/0000000018 от 06.05.2002, таможенные декларации N 302647 (т. 4. л.д. 60 - 63), N 309571 (т. 4, л.д. 64 - 67), N 308994 (т. 4, л.д. 68 - 71); платежные поручения N 7 и 13 (т. 4, л.д. 72 - 73), паспорт импортной сделки N 2/56612117/000/0000000021 от 05.06.2002.

Кроме того, ООО “АКСОНПРОФИТ“ заключило ряд договоров купли-продажи чая, в том числе, договор купли-продажи N 60/к от 17.06.02 с ООО “Лихоборы-66“.

Между АООТ “SUN TEA Азербайджан“ и ООО “СНГ-1“ г. Москва заключены контракты N RC-05/S от 08.10.2002 (т. 3, л.д. 59 - 60; т. 4, л.д. 80 - 103).

Об исполнении данных контрактов свидетельствуют следующие документы: инструкция консигнанта, таможенные декларации N 330178 (т. 4, л.д. 104 - 107), N 331820
(т. 4, л.д. 108 - 111), N 337128 (т. 3, л.д. 77 - 79), N 369230 (т. 4, л.д. 112 - 115), N 375020 (т. 4, л.д. 116 - 119), N 382039 (т. 4, л.д. 123 - 126), N 395685 (т. 3, л.д. 74 - 76), N 28520456, 28548401, 34613629, 41057925, 344668, 123104.

В подтверждение исполнения заключенных контрактов с ООО “НИККО СТАИЛ“ (Россия, г. Москва) N GC-16/N от 15.07.2003, N GC-02/N от 15.01.04, N GC-19/N от 22.08.04, N GC-07/N от 22.03.04 заявителем представлены таможенные декларации N 415229 (т. 4, л.д. 139 - 142), N 488512 (т. 4, л.д. 131 - 134), N 504424 (т. 4, л.д. 127 - 130), N 430858 (т. 4, л.д. 135 - 138).

Кроме того, имеются договоры купли-продажи N 05 от 02.01.2003 (т. 2, л.д. 109 - 110), N 01 от 02.01.2004 (т. 4, л.д. 145 - 147), N 01 от 03.01.2005 (т. 2, л.д. 64 - 65) с ООО “Азерсун Тиджарат ве Дагытым“ (Азербайджанская Республика), которое, в свою очередь, заключило контракт с индивидуальным предпринимателем А. (Россия, г. Пятигорск) N 179 от 26.11.2004, исполнение которого подтверждается, в частности, паспортом сделки N 04120001/1481/1423/2/0, таможенными декларациями N 42091672 с разрешением на выпуск от 30.12.2004, N 42091743 с разрешением на выпуск от 20.01.2005, платежными поручениями N 01 от 03.12.2004, N 02 от 16.12.2004, N 01 от 13.01.2005, 302 от 07.02.2005, актом карантинного фитосанитарного контроля N 26-02-568 АФК от 10.12.04, сертификатом соответствия (Госстандарт России) N РОСС AZ.AE29.B02640 со сроком действия с 29.12.2004 по 31.12.2005 на чай черный байховый фасованный “MARYAM“, договором N
199 от 10.01.2005 аренды земельного участка для установки точки для розничной торговли (т. 5 л.д. 2 - 32).

Из ответа на запрос от 12.09.2006 N 11/2203 Министерства юстиции Республики Азербайджан следует, что акционерное общество открытого типа “SUN TEA Azerbaycan“ зарегистрировано Министерством юстиции Азербайджанской Республики 18 июня 1999 года под номером 549. Регистрация указанного юридического лица подтверждается выпиской из государственного реестра коммерческих организаций и свидетельством о государственной регистрации юридического лица, имеющимися в материалах дела.

На упаковке чая “MARYAM“ используется штриховой код 4760001700045.

Из ответа на запрос GS1 Азербайджан N 50 от 20.09.2006 следует, что штриховой код 4760001700045 зарегистрирован на продукт чай “MARYAM“, вес 100 г, картонная упаковка. Первоначальное обращение для регистрации данного штрихового кода было направлено со стороны местной организации АООТ “BM-SUN“ в начале июня 1999 года. Название владельца до 18.06.1999 было АООТ “BM-SUN“, после этой даты название владельца изменилось и стало АООТ “SUN TEA Azerbaycan“ (регистрация в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики 19.06.1999 за N 549).

Вышеприведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о действительности заключенных договоров и документов, представленных в подтверждение их исполнения и у суда отсутствуют основания сомневаться в представленных доказательствах.

Что касается непредставления заявителем отчетов к агентскому договору, представление которых необходимо в соответствии со ст. 1008 ГК РФ, то заявителем представлены отчеты по агентскому договору от 10.01.2000 за 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г.

Отсутствие финансовых документов объясняется заявителем существованием задолженности принципала перед агентом, которая появилась в 2001 году, нарастала в 2002 - 2004 годах и стала уменьшаться с 2005 года.

Главой 5 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров“ регламентирован порядок передачи товарного знака.

Статьей 25 названного Закона предусмотрено, что товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Статьей 26 названного Закона определено, что право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионного договору.

В соответствии со ст. 27 указанного Закона договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

В данном случае между правообладателем и АООТ “SUN TEA Azerbaycan“ заключен агентский договор, что не противоречит нормам действующего законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Из агентского договора от 10.01.2000 (т. 1 л.д. 8 - 11) следует, что “Принципал“ - ЗАО “Этсун“ поручил, а “Агент“ - АООТ “SUN TEA Азербайджан“ принял на себя обязательства по выполнению функций, предоставленные ему “Принципалом“ от своего имени, но за счет “Принципала“ и в его интересах, т.е. совершать фактические и юридические действия с целью получения заказов для “Принципала“, путем заключения сделок купли-продажи, а также выполнения в интересах “Принципала“ иной согласованной деятельности в отношении чая.

Указанный агентский договор не противоречит требованиям статьи 1005 ГК РФ, в связи с чем, вывод суда первой инстанции следует признать ошибочным, поскольку считать заключенный агентский договор смешанным, т.е. сочетающим положения посреднического соглашения (агентское соглашение) и лицензионного соглашения (предоставление права использования товарного знака) у суда первой инстанции не имелось, поскольку товарный знак использовался непосредственно по заказу правообладателя, что подтверждается условиями агентского договора, указанными выше материалами дела, в том числе указанием на ЗАО “Этсун“ на картонной упаковке чая.

При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о необходимости регистрации договора в установленном законом порядке, не основан на нормах действующего законодательства, поскольку агентским договором не предоставлено как таковое право использования товарного знака “MARYAM“ применительно к товару 30 класса МКТУ “чай“ на территории Российской Федерации.

По убеждению судебной коллегии, представленные ЗАО “ЭТСУН“ доказательства являются достаточными для вывода об использовании товарного знака на территории РФ и препятствуют прекращению действия регистрации товарного знака.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующие в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как основание своих требований и возражений.

Судебная коллегия считает, что ответчиком не доказано в порядке ч. 5 ст. 200 АПК РФ наличие оснований для принятия обжалуемого по настоящему делу решения, а неявка представителей правообладателя на рассмотрение заявления не может служить как таковым основанием к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака “MARYAM“ по свидетельству N 147395.

Кроме того, представители ответчика в судебных заседаниях признали изложенные выше обстоятельства, ссылаясь на представление заявителем доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака, указав на необходимость направления документов на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам, считая решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным.

Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что оснований к отказу в удовлетворении заявленных требований у суда первой инстанции не имелось.

Таким образом, решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2006 подлежит отмене на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а заявленные требования ЗАО “ЭТСУН“ к Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании недействительным ее решения от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ - “чай“ подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина, уплаченная заявителем при подаче заявления и апелляционной жалобы подлежит возврату из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, п. 3 ч. 1 ст. 270, ст. 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-228/06-110-5 от 08.06.2006 отменить.

Признать недействительным решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ “чай“ по свидетельству N 147395 ЗАО “Этсун“.

Возвратить ЗАО “ЭТСУН“ из федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 2000 рублей.