Решения и определения судов

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2007 по делу N А40-47997/07-51-314 В удовлетворении заявления о признании решения уполномоченного органа недействительным, обязании внести товарный знак по свидетельству в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков отказано, поскольку в соответствии с международными правовыми актами, регламентирующими правила использования интеллектуальной собственности, общеизвестность товарного знака определяется применительно к конкретной стране, в которой для приобретения общеизвестности товарный знак должен широко использоваться.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2007 г. по делу N А40-47997/07-51-314

Резолютивная часть решения оглашена 11.12.2007.

Решение в полном объеме изготовлено 12.12.2007.

Арбитражный суд в составе:

председательствующего В.

членов суда: единолично

протокол судебного заседания ведет судья В.

рассмотрев в судебном заседании дело

по заявлению ОАО “Большевик“

к 1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ), 2. Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения

в заседании приняли участие:

от заявителя: Б. (дов. от 01.09.2007), К. (дов. от 10.01.2007)

от ответчиков: 1. П. (дов. N 10/25-633/41 от 28.11.2007), С. (дов. N 10/25-314/41 от 19.06.2007), 2. П. (дов. N 63-10/55 от
28.02.2007), С. (дов. N 63-1/55 от 28.02.2007)

установил:

заявлено требование о признании решения Палаты по патентным спорам РОСПАТЕНТА N 9403510/50 (035124) от 01.06.2007 недействительным и об обязании РОСПАТЕНТ внести товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.

Лица, участвующие в деле, в заседание явились.

Заявитель поддержал требования в соответствии с основаниями, изложенными в заявлении, а также заявил ходатайство о проведении экспертизы, в удовлетворении которого отказано, о чем вынесено протокольное определение.

Ответчики требования не признали, заявили ходатайство о прекращении производства по делу в части требования об обязании РОСПАТЕНТ внести товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Суд, рассмотрев данное ходатайство о прекращении производства по делу, считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 19.2 Закона РФ N 3520-1 от 23.09.1992 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам. Решение Палаты по патентным спорам в порядке, предусмотренной гл. 24 АПК РФ может быть обжаловано в арбитражном суде.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, при установлении судом факта нарушения гражданских прав лица, подавшего возражение в Палату по патентным спорам, нарушенное право может быть восстановлено путем повторного рассмотрения заявления ОАО “Большевик“.

Таким образом, федеральным законом спор об обязании РОСПАТЕНТ внести товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“ ПО свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков не отнесен к подведомственности арбитражного суда.

При таких обстоятельствах, производство по делу
в части требования об обязании РОСПАТЕНТ внести товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков следует прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Выслушав доводы сторон, изучив представленные документы, суд считает, что в части требования о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 об отказе в удовлетворении заявления от 12.12.2006 г. о признании товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 общеизвестным в удовлетворении заявления (искового) следует отказать по следующим основаниям.

Регистрация товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по заявке N 94035100 с приоритетом от 30.09.1994 произведена 31.05.1995 за N 126030 на имя АООТ “Большевик“, Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ. В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на ОАО с иностранными инвестициями “Большевик“, Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление ОАО с иностранными инвестициями “Большевик“ от 12.12.2006 о признании словесного товарного знака по свидетельству N 126030 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31 декабря 2003 года на имя заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ - “печенье“.

Решением Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 в удовлетворении вышеназванного заявления было отказано.

Решение Палаты по патентным спорам обусловлено следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 19.1 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23 сентября 1992 года N 3520-1 (в редакции от 27 декабря 2002 года) по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если такой товарный знак в результате его
интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с п. 1 ст. 19.2 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23 сентября 1992 года N 3520-1 правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению, поданному в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 19.1 Закона “О товарных знаках..“.

Согласно пункту 2.2 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утвержденных приказом Роспатента от 17 марта 2000 года N 38, зарегистрированных в Минюсте РФ 18 мая 2000 года под N 2231, с изменениями от 5 марта 2004 года) (далее - Правила признания товарного знака общеизвестным) заявление о признании товарного знака общеизвестным и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые могут быть представлены, например, следующими, содержащимися в соответствующих документах сведениями:

- об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.;

- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу
общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливаемых Роспатентом. В соответствии с пунктом 3.2 Правил признания товарного знака общеизвестным товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что:

- представленные заявителем в соответствии с п. 2 Правил признания товарного знака общеизвестным фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении.

В соответствии с п. 1 ст. 19.1 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23 сентября 1992 года N 3520-1 заявитель просил признать общеизвестным товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации по свидетельству N 126030. Данный товарный знак является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, в соответствии с указанной нормой заявителю надлежало представить документы, подтверждающие общеизвестность именно товарного знака по свидетельству N 126030, то есть, словесного товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“.

В качестве доказательства общеизвестности словесного товарного знака по свидетельству N 126030 в Российской Федерации с 31.12.2003 заявителем были представлены следующие материалы: сведения о компании ОАО с иностранными инвестициями “Большевик“; информация о выпускаемой Заявителем продукции; география и объем продаж продукции Заявителя; справка о стоимости товарного знака Заявителя; информация о рекламе товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ в печатных изданиях, телевидении и наружной рекламе. Кроме того, Заявителем был представлена информация об исследовании известности товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ среди покупателей и специалистов, работающих в компаниях, торгующих кондитерскими изделиями.

Представленные документы были исследованы коллегией Палаты по патентным спорам, что нашло отражение в оспариваемом заявителем решении. Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Представленные заявителем
материалы в Палату по патентным спорам не содержат информации об использовании именно словесного товарного знака по свидетельству N 126030.

Кроме того, что заявитель помимо словесного товарного знака по свидетельству N 126030 на дату, на которую испрашивается признание его общеизвестным товарным знаком, владеет серией комбинированных знаков со словесным элементом “Юбилейное“: свидетельства N 191727, 191728, 191786, 191793, 230494, 230727, 230728, 230729, 230730, 230731, 230732, 233445, 232455, 233641, 233642, 240846 представляющих собой этикетки.

Также необходимо отметить, что в указанных выше комбинированных товарных знаках словесный элемент “Юбилейное“ выполнен шрифтом, отличным от используемого в товарном знаке по свидетельству N 126030 в части начертания и цвета шрифта.

Документы, представленные Заявителем в подтверждение географии и объема реализации товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака, также не содержат информации об использовании именно словесного товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030.

Представленная в журнале “7 дней“ N 10 от 2006 года реклама печенья “Юбилейное“ также содержит словесный элемент “Юбилейное“, выполненный оригинальным шрифтом буквами красного цвета (товарный знак по свидетельству N 240846) на фоне схематического изображения солнца. Сочетание выполненного именно таким образом словесного элемента “Юбилейное“ со стилизованным изображением солнца присутствует в указанных выше товарных знаках и на упаковках различного вида печенья “Юбилейное“, представленных в рекламном проспекте ОАО “Большевик“. Следовательно, в указанных материалах приводится обозначение, отличающееся от словесного товарного знака по свидетельству N 126030 цветовой гаммой и шрифтом, т.е. представленные документы свидетельствуют об использовании заявителем в рекламе не товарного знака по свидетельству N 126030, а другого обозначения.

Следовательно, заявителем представлены документы, подтверждающие известность не словесного товарного знака “Юбилейное“ по свидетельству N 126030, а комбинированных товарных
знаков со словесным элементом “Юбилейное“ по иным свидетельствам.

Комплект документов, подтверждающих оплату услуг, связанных с изготовлением рекламных видеороликов, а именно, платежное поручение N 43178 от 26.10.2005, счет N 00545-ВО-2005 от 03.10.2005, акт сдачи-приема услуг по агентскому соглашению N 2003-203 от 03.11.2003, относится к печенью “Юбилейное Утреннее“, на упаковке которого словесный элемент “Юбилейное“ выполнен также буквами красного цвета оригинальным шрифтом.

Остальные документы, представленные заявителем в качестве подтверждения рекламирования товарного знака “Юбилейное“ на телевизионных каналах, содержат условное обозначение видеороликов “jubilee“ и название версий, как-то: “Morning ver2“ “Chocolate“, - из которых не следует, что рекламировался именно товарный знак по свидетельству N 126030.

Таким образом, представленная заявителем информация о затратах на рекламу отражает затраты заявителя на рекламу группы знаков, принадлежащих ОАО “Большевик“ и не содержит сведений о затратах на рекламу товарного знака по свидетельству N 126030.

Представленная заявителем “Стоимостная оценка объекта промышленной собственности - товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ (по свидетельству N 126030) среди “факторов, позитивно влияющих на его ценность и значимость“, содержит следующий: “постоянно используется на выпускаемой продукции“. Однако, поскольку материалы, доказывающие использование именно товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 для маркировки печенья или другой продукции, отсутствуют, то сведения, представленные в рассматриваемой “Стоимостной оценке“ нуждаются в уточнении и не могут быть рассмотрены в качестве доказательства общеизвестности товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030.

Результаты представленного “Исследования известности товарного знака “Юбилейное“ среди покупателей и специалистов, работающих в компаниях, торгующих кондитерскими изделиями, выполненного компанией “Башкирова и партнеры“, не могут быть приняты в качестве доказательства общеизвестности товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 по следующим основаниям.

Товарный знак по свидетельству N 126030 является
словесным (визуальным), а не звуковым, таким образом, метод проведения исследования - “телефонное формализованное интервью“ не соответствует виду товарного знака, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным.

Как указывалось выше, заявителю помимо товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 принадлежит серия знаков со словесным элементом “Юбилейное“ в связи с чем, нет оснований полагать, что потребители и специалисты по продаже кондитерских изделий, отвечая по телефону на вопросы, связанные с известностью “марки “Юбилейное“, имели в виду известность им именно словесного товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030.

В связи с вышеизложенным, представленные заявителем материалы дела не подтверждают широкую известность среди потребителей именно регистрации товарного знака “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030, представляющего собой словесный товарный знак, выполненный заглавными буквами стандартного шрифта русского алфавита. Следовательно, основания для признания его общеизвестным товарным знаком отсутствуют.

Доводы заявителя о том, что использование комбинированных товарных знаков со словесным элементом “ЮБИЛЕЙНОЕ“ является одновременным использованием словесного товарного знака по свидетельству N 126030 несостоятелен, поскольку, как указывает заявитель в соответствии с пунктом 4.2.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство утвержденных Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (далее - Методические рекомендации) смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия необходимо отметить следующее.

Указанные заявителем Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29 ноября 1995 года (далее - Правила регистрации товарного знака) и Методические рекомендации относятся к решению вопросов о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и применение этих актов к решению вопроса о признании товарного знака общеизвестным
представляется ошибочным.

При наличии специальной нормативной базы для решения вопроса о признании товарного знака общеизвестным, которая состоит из статей 19.1 и 19.2 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23 сентября 1992 года N 3520-1, а также Правил признания товарного знака общеизвестным, применение иных норм является недопустимым.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что решение Палаты по патентным спорам от 1 июня 2007 года полностью соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, поэтому оснований для отмены решения не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 19.1, 19.2 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, п. п. 2.2, 3.2 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утвержденных приказом Роспатента от 17 марта 2000 года N 38, зарегистрированных в Минюсте РФ 18 мая 2000 года под N 2231, с изменениями от 5 марта 2004 года), ст. ст. 4, 65, 66, 71, 75, 150, 156, 159, 197 - 201 АПК РФ,

решил:

в удовлетворении требования о признания решения Палаты по патентным спорам РОСПАТЕНТА N 9403510/50 (035124) от 01.06.2007 отказать.

Производство по делу в части требования об обязании РОСПАТЕНТ внести товарный знак “ЮБИЛЕЙНОЕ“ по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков прекратить.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.