Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2008 N 09АП-15142/2008-АК по делу N А40-16061/08-27-123 Заявленные требования в части признания недействительным решения патентного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству удовлетворены, поскольку государственная регистрация товарного знака была произведена патентным органом с нарушением конкретных норм и основных принципов Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2008 г. N 09АП-15142/2008-АК

Дело N А40-16061/08-27-123

Резолютивная часть постановления объявлена 09.12.2008

Полный текст постановления изготовлен 12.12.2008

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Якутова Э.В.

судей: Веклича Б.С.

Пронниковой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халиной И.Ю.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ООО “Александр Электрик Дон“ на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2008 по делу N А40-16061/08-27-123 судьи Хатыповой Р.А.,

по заявлению ООО “Александр Электрик Дон“

к Роспатенту, Палате по патентным спорам

третье лицо ООО “Александер Электрик Источники электропитания“

о признании решения незаконным

при участии:

от заявителя: Казаков Л.С. по дов. от 25.11.2008, уд. N 1028

от ответчика: Роспатента, Мамедова
Я.М. по дов. от 21.08.2008 уд-ние N 320-30

ППС, Мамедова Я.М. по дов. от 18.08.2008 уд-ние N 320-30

от третьего лица: Вербицкая Л.В. по дов. от 20.04.2008
Ермакова Е.А. по дов. от 20.04.2008 br>установил:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2008 ООО “Александр Электрик Дон“ (далее - Общество) было отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения ФГУ “Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“ (далее Палата) от 25.12.2007, обязании Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, отменить регистрацию товарного знака по свидетельству N 250572, внести в реестр товарных знаков сведения об аннулировании регистрации товарного знака по свидетельству N 250572.

Общество не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает отказ в удовлетворении заявления незаконным и необоснованным, нарушающим права и законные интересы Общества, а решение суда подлежащим отмене.

Просит решение отменить и принять по настоящему делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных Обществом требований.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиками и третьим лицом не представлены.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Указал на ничтожность договора об уступке права на товарный знак; считает, что регистрация товарного знака по свидетельству N 250572 на момент подачи заявки осуществлена в нарушение п. 1 ст. 7 Закона; указал, что факт ликвидации ТОО “Александер Электрик Co Ltd“ на момент подачи возражений в Палату не имеет значение для дела, поскольку
не устраняет препятствий существовавших на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения.

Представитель ответчиков поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Указал, что на дату принятия возражения к рассмотрению правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству N 250572 и N 143731 являлась одна и та же компания - “Александер Электрик Источники питания“, что указывает на отсутствие нарушения прав третьих лиц.

Представитель третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит изменению на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак “ALEXANDER ELECTRIC“ по свидетельству N 143731 с приоритетом от 16.02.1995 зарегистрирован за ТОО “Александер Электрик Co Ltd“ в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 08.09.2003 за N 4005, товарный знак по свидетельству N 143731 был переуступлен ООО “Александер Электрик источники электропитания“.

Регистрация словесного товарного знака “АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК“ по свидетельству N 250572 с приоритетом от 03.09.2002 произведена на имя ООО “Александер Электрик источники электропитания“ в отношении товаров 09 класса МКТУ.

09.04.2007 ООО “Александер Электрик Дон“ подало в Палату по патентным спорам возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 250572, указывая на то, что регистрация N 250572 произведена в нарушение требований, установленных п. 2 ст. 6 и п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (далее - Закон о товарных знаках).

Решением Палаты от 13.11.2007, утвержденным руководителем Роспатента 25.12.2007, в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 250572 оставлена в силе.

Основанием для отказа в удовлетворении явилось то, что на дату принятия возражения к рассмотрению правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству N 250572 и N 143731 являлась одна и та же компания - ООО “Александер Электрик Источники питания“, что указывает на отсутствие нарушения прав третьих лиц.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции исходил из того, что Палата правомерно отказала в удовлетворении возражения, сохранив регистрацию N 250572.

При этом суд указал на то, что в соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил составления, подачи и рассмотрения Заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от
29.11.1995 года (далее - Правила)).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 ст. 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство может быть звуковым, графическим и смысловым.

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац 2 пункта 3 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, а не пункта 2.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие на территории РФ фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам.

Оценив противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы, идентичные изобразительные элементы, при этом словесные и изобразительные элементы одинаково расположены в знаках и имеют тождественное цветовое решение.

Также совпадают представленные в перечнях к рассматриваемым
товарным знакам товары 09 класса МКТУ по виду и назначению, кругу потребителей, по условиям производства и реализации, являются однородными.

В то же время, указав на то, что на дату принятия возражения к рассмотрению правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам N 250572 и N 143731 являлась одна и та же компания - ООО “Александер Электрик Источники питания“, что указывает на отсутствие нарушения прав третьих лиц, суд первой инстанции посчитал, что Палатой правомерно учтены обстоятельства, сложившиеся на дату принятия возражения заявителя к рассмотрению.

Суд также согласился с выводами Палаты об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству N 250572 не соответствующим требованиям п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, поскольку государственная регистрация ООО “Александер Электрик Источники питания“ была произведена раньше, чем государственная регистрация ООО “Александер Электрик Дон“, а ТОО “Александер Электрик Co Ltd“ на момент рассмотрения возражения было ликвидировано.

Суд поддержал и вывод Палаты об отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно его изготовителя при использовании комбинированного товарного знака по свидетельству N 2505472 правообладателем к товарам 09 класса МКТУ в силу того, что заявителем не представлено фактических данных о возникновении у российского потребителя ассоциации комбинированного обозначения N 250572 исключительно с деятельностью ООО “Александер Электрик Дон“ и ТОО “Александер Электрик Co LTD“.

В то же время, суд апелляционной инстанции считает данные выводы суда первой инстанции не основанными на обстоятельствах дела исходя из следующего.

Как Палатой, так и судом первой инстанции по существу признается, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака действительно имелся товарный знак по свидетельству N 143731, сходный до
степени смешения с товарным знаком N 250572 и принадлежащий иному лицу.

Соответственно, на дату регистрации у Палаты имелись основания, предусмотренные п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках для отказа в государственной регистрации.

Однако, как Палата, так и суд первой инстанции посчитали, что данное обстоятельство не имеет правового значения, поскольку на момент рассмотрения возражения товарные знаки принадлежали одному и тому же лицу.

Данный вывод нельзя признать основанным на законе, поскольку оценка правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку производится на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Аналогично, и обстоятельства, связанные с ликвидацией ТОО “Александер Электрик Co Ltd“, оценивались Палатой и судом первой инстанции на момент рассмотрения возражений, а не на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, государственная регистрация товарного знака N 250572 была произведена Палатой с нарушением конкретных норм и основных принципов Закона о товарных знаках.

Не соответствует обстоятельствам дела и вывод суда первой инстанции о том, что не представлены факты, исходя из которых можно сделать вывод об отсутствии угрозы возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, производимых ООО “Александер Электрик Дон“ и ООО “Александер Электрик Источники питания“, одному производителю.

В решении Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-34819/06-26-243, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17784/2006-ГК, признано, что на российском рынке в сегменте производства электронных изделий для промышленности образовалась группа предприятий “Александер Электрик“. Соответственно, установлено, что имелось несколько производителей, реально использующих товарный знак N 143731, схожий до степени смешения с товарным знаком N 250572.

Кроме того, в указанном решении суд, анализируя представленные доказательства, констатировал, что требования ООО “Александер Электрик источники электропитания“
об обязании ООО “Александер Электрик Дон“ прекратить использование товарного знака N 250572 и сходных с ним обозначений, фактически направлены на создание препятствий в осуществлении своей деятельности в составе группы компаний, о существовании которой оповещено неограниченное количество потребителей.

Таким образом, необходимо признать, что регистрация товарного знака N 250572, помимо того, что была произведена с нарушениями требований Закона о товарных знаках, объективно как на момент государственной регистрации, так и в последующем создала реальную угрозу введения в заблуждение потребителей.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает необоснованным и не основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований в части признания незаконным отказа Палаты в удовлетворении возражений Общества.

В части требований Общества об обязании Роспатента отменить регистрацию товарного знака по свидетельству N 250572, внести в реестр товарных знаков сведения об аннулировании регистрации товарного знака по свидетельству N 250572, суд апелляционной инстанции отмечает, что решение об охраноспособности товарного знака принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании решения экспертизы заявленного обозначения.

Регистрация товарного знака N 250572 не была признана недействительной и не аннулирована; оснований для исключения оспариваемой записи, произведенной Роспатентом, нет.

Указанное свидетельствует о том, что в рамках рассмотрения спора о законности решения об отказе в удовлетворении возражений против правовой охраны товарного знака, суд не может принять решение о прекращении правовой охраны товарного знака, подменяя тем самым орган исполнительной власти.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2008 по делу N А40-16061/08-27-123 изменить.

Признать недействительным решение ФГУ “Палата по
патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“ от 25.12.2007 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству N 250572.

В остальной части решение оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В.ЯКУТОВ

Судьи:

Б.С.ВЕКЛИЧ

Е.В.ПРОННИКОВА