Решения и определения судов

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2008 N 17АП-4492/2008-ГК по делу N А60-1056/2007 Важную роль при определении тождественности используемых товарных знаков играет не только словесный, но и изобразительный элемент комбинированного обозначения. То есть однородные товары, имеющие сходное наименование, но отличающиеся оформлением этого наименования, не могут быть признаны тождественными.

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2008 г. N 17АП-4492/2008-ГК

Дело N А60-1056/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2008 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 июля 2008 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Романова В.А.,

судей Казаковцевой Т.В.,

Шварц Н.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Савельевой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании

апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя

Ф.И.О.

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Арбитражного суда Свердловской области имеет дату 30 апреля 2008 года и номер А60-1056/2007, а не 30 мая 2008 года и номер А60-1056/2008.

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2008 года,

принятое судьей Стрельниковой Г.И. по делу N А60-1056/2008,

по иску ООО “Екатеринбургская
Ассоциация Бумажных Производителей“

к индивидуальному предпринимателю Ф.И.О. br>
о прекращении нарушения прав на товарный знак и взыскании компенсации,

и при участии:

от ответчика: Подоксенов А.В. (паспорт),

Шахова Г.Н., паспорт, доверенность от 27.02.2008

от истца: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ (далее истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ф.И.О. (ответчик) с иском о защите исключительных прав на товарный знак N 297289 и взыскании с ответчика 100.000 руб. компенсации (с учетом уменьшения исковых требований в судебном заседании 10.01.2008) в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров“ (далее - Закон о товарных знаках). По мнению истца - производителя туалетной бумаги, ответчик, также выпускающий туалетную бумагу, без согласия истца использует в обороте обозначение “СНЕЖОК люкс“. При этом используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, в котором доминирующее значение занимает слово “СНЕЖОК“.

Определением арбитражного суда от 09.06.2007 по делу назначена судебная экспертиза для установления наличия или отсутствия сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком, в связи с чем производство по делу приостановлено (т. 1, л.д. 142-153). После получения результатов экспертизы производство определением суда от 15.11.2007 возобновлено. В связи с назначением дополнительной экспертизы определением от 27.02.2008 производство по делу вновь приостановлено (т. 2 л.д. 154-157) и возобновлено определением от 27.03.2008 после получения ее результатов (т. 3 л.д. 17-18).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.04.2008 (резолютивная часть от 29.04.2008, судья Стрельникова Г.И.) иск удовлетворен, суд обязал предпринимателя Подоксенова А.В. прекратить любые
действия, направленные на использование товарного знака N 297289, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в сумме 100.000 руб., а также 30.000 в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 45.000 руб. за проведение экспертизы, 5.000 руб. государственной пошлины.

В апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт в связи с недоказанностью обстоятельств, имеющих значения для дела, нарушением норм материального и процессуального права. Как указывает заявитель жалобы, суд первой инстанции основывал решение преимущественно на выводах экспертизы, однако, заключения эксперта по результатам первоначальной и дополнительной экспертиз являются неполными и противоречивыми. По мнению ответчика, экспертом проигнорировано наличие в обозначении ответчика второго слова “люкс“, хотя вопросы суда касались обозначения ответчика в целом - “Снежок люкс“; не учтено наличие в обозначении ответчика изобразительных элементов (снежинок, оригинального шрифта). Обозначение ответчика и товарный знак истца не сопоставлены по графическому, семантическому признакам, не исследован вопрос о том, насколько обозначение ответчика в целом ассоциируется с товарным знаком истца. Кроме того, судом неправильно определен размер компенсации за нарушение исключительных прав истца. Поскольку решение было вынесено после вступления в силу IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, минимальный размер компенсации должен быть определен в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть 10.000 руб. при условии доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

В заседании апелляционного суда ответчик доводы жалобы поддержал.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов
дела, ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 297289 с приоритетом товарного знака 15.03.2005.

Обнаружив факты продаж туалетной бумаги “СНЕЖОК люкс“, производимой ответчиком (товарные накладные N 9 от 24.08.2006, N 8 от 24.08.2006, N 10 от 25.08.2006, N 5 от 18.08.2006), считая данное обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком N 297289, истец направил в адрес ответчика уведомление от 31.08.2006 о прекращении незаконного использования чужого товарного знака. Уведомление получено ответчиком 12.09.2006.

Поскольку прекращение незаконного пользования не произошло, о чем, с точки зрения истца, свидетельствуют товарная накладная N 2 от 21.09.2006, справка из типографии от 23.01.2007, ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ обратилось с иском в арбитражный суд.

На основании статьи 5 Федерального закона “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“, нормы четвертой части Гражданского кодекса РФ применяются к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие.

Поскольку в период, когда, по мнению истца, его право было нарушено, и на момент обращения в суд действовал Закон о товарных знаках, применению подлежат его нормы. В частности, это касается правил исчисления компенсации за нарушение исключительного права. Данная выплата носит восстановительный характер, право на ее получение хронологически связано с фактом нарушения исключительных прав. При определении компенсации суд применяет право, действовавшее на момент совершения указанного правонарушения. В этой связи представляется необоснованным довод апелляционной жалобы об исчислении компенсации по правилам статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 1 и 3 Закона о товарных знаках, товарным знаком и знаком обслуживания признаются обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг
юридических или физических лиц. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

По смыслу статьи 4 Закона о товарных знаках, правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ.

Право истца на товарный знак N 297289 подтверждено материалами дела. Обозначение “СНЕЖОК люкс“ товарным знаком не является.

В силу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

Судом первой инстанции перед экспертом были поставлены вопросы: является ли используемое ответчиком на упаковке туалетной бумаги обозначение “СНЕЖОК люкс“ сходным до степени смешения с зарегистрированным за истцом - ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ комбинированным товарным знаком “СНЕЖОК“ по свидетельству N 297289 от 26.10.2005 и, если является, то по каким признакам: звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) или смысловым (семантическим) достигается это сходство?

При проведении экспертизы в качестве правовой базы были использованы Закон о товарных знаках, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила подачи заявки), Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденные Приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации, т. 1, л.д. 57).

Как следует из заключения эксперта и иных материалов дела, товарный знак, зарегистрированный истцом, представляет собой комбинацию словесного обозначения “СНЕЖОК“ и изобразительного обозначения в виде стоящего на фоне стилизованных наклоненных веток деревьев белого, синего и красного цвета улыбающегося медведя с поднятым вверх большим пальцем поднятой вверх левой лапы и держащего в правой лапе рулон туалетной бумаги. Словесное обозначение “СНЕЖОК“ написано печатными заглавными буквами одного размера белого цвета широким округлым шрифтом, имитирующим комки снега на развернутом и загнутом по краям бумажном полотне синего цвета, расположенным с небольшим изгибом под изобразительным элементом. Товарный знак выполнен в красном, белом, синем цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении единственного товара класса 16 МКТУ - бумага туалетная (т. 1 л.д. 93-94). По мнению эксперта, товарный знак N 297289 является комбинированным обозначением (т. 2, л.д. 65).

На этикетке туалетной бумаги “СНЕЖОК люкс“ (т. 2, л.д. 86, 89) производства предпринимателя Подоксенова А.В. содержится словесное обозначение “СНЕЖОК“, написанное на белом фоне письменными заглавными буквами одного размера голубого цвета фантазийным шрифтом, имитирующим следы коньков фигуриста, оставленные на льду. В буквы “С“ и “О“ словесного обозначения “СНЕЖОК“ вписаны изображения снежинок светло-голубого цвета, являющиеся фоном для этих букв, что делает буквы похожими на комки снега. Под словесным обозначением “СНЕЖОК“ расположено слово “люкс“, написанное обычным шрифтом буквами голубого цвета одного, но меньшего размера и
указывающее на качество производимого товара.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 14.4.2 Правил подачи заявки. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о нетождественности обозначения, используемого ответчиком и товарного знака, зарегистрированного истцом, а также отсутствия сходности до степени смешения.

По результатам проведенной экспертизы и дополнительной экспертизы, эксперт сделал вывод о том, что наличие сходных звуковых и смысловых признаков, несмотря на несходство графического (визуального) признака сравниваемых словесных обозначений “СНЕЖОК“ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, так как ассоциируется с ним в целом. Использование ответчиком обозначения “Снежок люкс“ в отношении однородного товара (туалетной бумаги) может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и даст потребителю повод думать, что истец стал выпускать еще одну разновидность туалетной бумаги - “СНЕЖОК люкс“, кроме уже выпускаемой туалетной бумаги “СНЕЖОК“ - (ГИГАНТ) и “СНЕЖОК“ - (КРЕПЫШ), на этикетках которых проставлен товарный знак истца N 297289.

Эксперт исходил из того, что словесное обозначение подлежит сравнению только со словесным элементом комбинированного знака истца. Словесный элемент является основным в комбинированном обозначении, так как он легче запоминается. Сходство до степени смешения словесного элемента, входящего в комбинированный товарный знак истца и словесного обозначения ответчика является основанием для признания сходными до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, товарного знака истца в целом.

Тем не менее, с выводами экспертиз и решением суда нельзя согласиться.

Методические рекомендации в
пункте 6.3 содержат положение о том, что изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. Необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено.

Поскольку вопрос о степени смешения является вопросом факта и не требует специальных познаний, он может быть разрешен судом с учетом ассоциаций в целом, вызываемых этими обозначениями.

В материалах дела содержатся фотографии рулонов туалетной бумаги “СНЕЖОК люкс“, выпускаемой ответчиком - предпринимателем Подоксеновым А.В., а также образцы туалетной бумаги “ГИГАНТ“ и “КРЕПЫШ“ производства ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ (т. 2 л.д. 86-89). Также экземпляры продукции приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Словесное обозначение “СНЕЖОК“ входит в состав комбинированного товарного знака, зарегистрированного истцом. Изображение товарного знака занимает на этикетке истца сравнительно небольшую площадь. Крупным шрифтом, который прежде всего обращает на себя внимание, написано наименование туалетной бумаги - “ГИГАНТ“; “КРЕПЫШ“. На этикетке ответчика “СНЕЖОК“ указывает именно на наименование товара.

Следовательно, если ответчик использует слово “СНЕЖОК“ для указания на наименование продукции, то истцом это слово включено в состав комбинированного товарного знака N 297289.

Вместе с тем, слово “снежок“ является общеупотребительным для русского языка и обладает выраженной полисемантичностью. Так, в Большом толковом словаре современного русского языка, автором которого является Д.Н.Ушаков, слову снежок придается два смысла: уменьшительно-ласкательное к слову “снег“; сжатый, скатанный комок снега.
Помимо этого, “снег“ связывают с белым цветом. Название “СНЕЖОК люкс“ может обозначать белизну бумаги, слово “люкс“ усиливает такие ассоциации и указывает на исключительно высокое качество товара. В контексте обозначения, применяемого истцом, слово снежок может вызывать ассоциации с именем медведя.

Анализ графических изображений на этикетках также позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и графического обозначения, используемого ответчиком. В оформлении этикетки туалетной бумаги “СНЕЖОК люкс“ используется только два цвета - белый и голубой. Слово “СНЕЖОК“ написано оригинальным фигурным шрифтом, имитирующим след конька, слова “туалетная бумага“ и “люкс“ написаны обычным одинаковым шрифтом, информация о производителе товара отражена в нижней части рулона.

Этикетки туалетной бумаги “ГИГАНТ“ и “КРЕПЫШ“ имеют сходный стиль оформления, отличный от того стиля, в котором выполнена этикетка ответчика. Обращает внимание многообразие цветов, наличие дополнительных изображений (птичьи перья). Иначе расположены сведения о соответствии товара государственным санитарно-гигиеническим нормам, информация о производителе продукции. В графической составляющей товарного знака сделан акцент на изображении медведя. Слово “снежок“ написано сравнительно мелким стилизованным округлым шрифтом.

Все отмеченные выше различия не позволяют сделать вывод о том, что обозначение на этикетке туалетной бумаги “СНЕЖОК“, выпускаемой предпринимателем Подоксеновым А.В., может ассоциироваться с туалетной бумагой “ГИГАНТ“ и “КРЕПЫШ“, изготавливаемой ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ и ввести покупателей в заблуждение.

При таких обстоятельствах решение суда, которым установлено использование ответчиком без согласия истца обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком N 297289, подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела.

Оснований для удовлетворения иска не имеется.

В
силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы относятся на истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2008 года по делу N А60-1056/2008 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО “Екатеринбургская Ассоциация Бумажных Производителей“ в пользу Ф.И.О. 1.000 (тысячу) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

В.А.РОМАНОВ

Судьи

Т.В.КАЗАКОВЦЕВА

Н.Г.ШВАРЦ