Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 N 09АП-20531/2009-АК по делу N А40-56769/09-67-433 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака, отказано, так как заявителем не было представлено достоверных доказательств надлежащего использования в спорный период на территории Российской Федерации товарного знака.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2009 г. N 09АП-20531/2009-АК

Дело N А40-56769/09-67-433

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2009 г.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2009 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.И.,

судей: Бекетовой И.В., Цымбаренко И.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2009 по делу N А40-56769/09-67-433 судьи Черенковой Г.В.

по заявлению Индивидуального предпринимателя Икаева Г.И.

к 1)Палате по патентным спорам, 2)Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо: Чудакова И.Я.

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя:
не явился, извещен;

от ответчиков: 1) Слепенков А.С. по дов. от 05.02.2009 N 63-56/55,
2) Слепенков А.С. по дов. от 09.11.2009 N 10/25-749/41,
от третьего лица: не явился, извещен;

установил:

индивидуальный предприниматель Икаев Г.И. (далее Заявитель, предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 16.02.2009, которым досрочно прекращена правовая охраны товарного знака N 221526 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Решением от 25.08.2009 суд удовлетворил заявленные требования, признав оспоренное решение не соответствующим нормам действующего законодательства и нарушающим права и законные интересы предпринимателя в сфере экономической деятельности.

Указал на то, что Роспатентом дана неверная оценка представленным Заявителем доказательствам использования спорного товарного знака.

С указанным решением не согласился Роспатент и подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Указал, что выводы суда о том, что предпринимателем представлены в Роспатент надлежащие доказательства использования в спорный период товарного знака, не соответствуют обстоятельствам и материалам дела. Судом, по мнению, ответчика неверно оценены представленные доказательства, а также истолкованы нормы материального права, что привело к принятию неверного решения.

В отзыве на апелляционную жалобу, предприниматель поддержал решение суда первой инстанции, указал на несостоятельность доводов жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. Считает, что Роспатентом неверно, с нарушением норм ст. 1041 ГК РФ и ст. ст. 22, 26 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, дана оценка представленным им доказательствам использования товарного знака в спорный период.

В судебном заседании объявлялся перерыв, по ходатайству Заявителя рассмотрение дела откладывалось.

В судебное
заседание не явились представители третьего лица, в связи с чем, при отсутствии возражений явившихся сторон, дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Считает, что решение Роспатента является законным и не нарушает прав заявителя. Полагает, что надлежащих доказательств использования заявителем товарного знака не представлено.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Считает, решение Роспатента от 16.02.2009 г., которым прекращена правовая охрана товарного знака N 221526 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ незаконным и необоснованным, так как заявитель использовал данный товарный знак, что подтверждается доказательствами, представленными ответчику.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, апелляционный суд, выслушав объяснения сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, считает, что решение подлежит отмене, ввиду неправильного применения норм материального права и несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам и материалам дела.

Из фактических обстоятельств дела следует, что регистрация словесного товарного знака “ОДИССЕЙ“, с приоритетом от 31 октября 2000 года, была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17 сентября 2002 года за N 221526 в отношении товаров 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ на имя
Бюро-Дизайн “Бона Деа“.

В дальнейшем, наименование правообладателя было изменено на Икаев Гиви Иванович, 04.08.2008, в реестр внесены записи об этом, ввиду ошибочного указания первоначального правообладателя и отсутствия такого юридического лица как Бюро-Дизайн “Бона Деа“ (т. 1 л.д. 30, 31).

18 сентября 2007 года, в палату по патентным спорам Роспатента поступило заявление И.Я. Чудаковой о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 221526 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, в связи с его не использованием. (т. 1 л.д. 26).

16 февраля 2009 года, по результатам рассмотрения данного заявления, оспариваемым решением Роспатента, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 221526, была досрочно прекращена. (т. 1 л.д. 14 - 24).

Как следует из оспариваемого решения, при его принятии, ответчик руководствовался Законом РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23.09.1992 N 3520-1 (далее Закон о товарных знаках) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Правила).

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Признавая оспариваемый судебный акт незаконным, апелляционный суд исходит из следующего.

Суд апелляционной инстанции, с учетом установленных по делу обстоятельств, в том числе доводов представителей сторон, считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого
решения ответчика требованиям действующего законодательства и нарушении им прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона о товарных знаках, действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, в связи с не использованием товарного знака непрерывно, в течение пяти лет, с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Подобное правовое регулирование соответствует п. “c“ ст. 5 Конвенции об охране промышленной собственности, которым установлено, что, если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причину его бездействия.

Досрочное прекращение регистрации товарного знака в связи с его не использованием в течение определенного срока представляет собой антимонопольный инструмент, лишающий правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного в установленном порядке обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона о ТЗ.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его не использованием могут быть приняты во внимание
представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как следует из материалов дела и оспариваемого решения коллегия палаты по патентным спорам, товарный знак “ОДИССЕЙ“ по свидетельству N 221526 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Правообладатель представил в Палату по патентным спорам возражение на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, указав, что товарный знак используется в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и документы, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака.

Оценив представленные доказательства, ответчик в оспариваемом решении указал, что представленные материалы не являются надлежащими доказательствами использования товарного знака в спорный период.

Апелляционный суд, в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, учитывая, что новых доказательств в суд первой инстанции не представлялось, повторно оценив представленные ответчику доказательства, пришел к следующим выводам.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих дате подачи заявления, то есть с 18 сентября 2002 года по 17 сентября 2007 года, включительно.

Коллегия считает, что определяющее значение для целей доказывания использования товарного знака по свидетельству N 221526 имеют договоры простого товарищества от 20.12.2002 и 28.12.2005, поскольку именно данные соглашения, по мнению заявителя, регулируют порядок применения данного обозначения.

Из материалов дела следует, что вышеуказанные договоры простого товарищества заключены между Бюро-Дизайн “Бона Деа“ и ЗАО “АТК“. (т. 1 л.д. 38).

Целью указанных договоров является использование товарного знака “ОДИССЕЙ“ по свидетельству N 221526. Предметом указанного договора является объединение
усилий Бюро-дизайн “Бона Деа“ и ЗАО “АТК“ для совместной деятельности в области производства и продвижения алкогольной и безалкогольной продукции с использованием товарного знака “ОДИССЕЙ“.

При этом, согласно п. 2 ст. 1041 ГК РФ, сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В свою очередь, одна из сторон представленного заявителем договора простого товарищества от 20 декабря 2002 года, а именно Бюро-Дизайн “Бона Деа“, не являлась коммерческой организацией (юридическим лицом) или индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, в силу ст. 168 ГК РФ, указанный договор простого товарищества от 20 декабря 2002 года является ничтожной сделкой, не соответствующей закону, т.к. подписана лицом, не обладающим правом на ее заключение и, как следствие, совершенная в нарушение требований ст. 153, ст. 154 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ таким сделки не влекут юридических последствий.

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках, использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 Закона о ТЗ.

При этом, в соответствии со ст. 27 Закона о товарных знаках, лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации данный договор считается недействительным.

Таким образом, использование товарного знака по договору простого товарищества лицом, не являющимся его правообладателем, без регистрации лицензионного договора, не может считаться надлежащим использованием товарного знака, в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона.

Учитывая данные обстоятельства и нормы права, приведенные
выше, апелляционный суд считает ненадлежащими, указанные выше доказательства использования спорного товарного знака.

Коллегия также поддерживает вывод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в рассматриваемый пятилетний период, правообладатель самостоятельно осуществлял производство товаров 32 и 33 классов МКТУ, содержащихся в регистрации N 221526.

Так, заявителем не представлено и материалах дела отсутствуют договоры подряда или договоры заказа, в соответствии с которыми, товары 32 и 33 классов МКТУ, маркированные товарным знаком N 221526, изготавливались третьими лицами непосредственно для правообладателя и, по его заказу.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего использования товарного знака “ОДИССЕЙ“ по свидетельству N 221526 в рассматриваемый пятилетний период его правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона о товарных знаках.

Правомерным является и вывод ответчика о том, что правообладателем не было представлено доказательств введения товаров 32, 33 классов МКТУ, маркированных товарным знаком “ОДИССЕЙ“, в гражданский оборот, в рассматриваемый пятилетний период.

Представленная ответчику и имеющаяся в материалах дела накладная N 213 от 16.12.2003 (т. 1 л.д. 61) заполнена не в соответствии с унифицированной форма товарной накладной (ТОРГ-12), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132, так как не содержит печати принимающей товар стороны (ООО “Космос“), в связи с чем, данная накладная не может подтверждать отгрузку товара указанной организации. Кроме того, невозможно сделать однозначный вывод о том, что оплата по чеку была осуществлена в соответствии с данной накладной.

Коллегия считает, что ответчикам правомерно оценены и доказательства, относящиеся к рекламе продукции, поскольку, согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, применение
товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, может быть признано надлежащим использованием товарного знака, лишь при наличии уважительных причин, не применения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

При этом, как установлено ответчиком и нашло свое подтверждение в апелляционном суде, доказательств наличия уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке, заявителем представлено не было.

Фотографии с образцами готовой продукции не могут быть приняты в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству N 221526, поскольку не содержат каких-либо данных, позволяющих соотнести их с рассматриваемым пятилетним периодом.

Представленные заявителем рецептура и технологическая инструкция на водку “ОДИССЕЙ“ от 16 ноября 2007 года, также не свидетельствует об использовании товарного знака, данные доказательства выходят за рамки рассматриваемого пятилетнего периода.

Таким образом, апелляционный суд, исследовав и оценив, представленные сторонами доказательства, с учетом положений ст. ст. 67, 68, 71 АПК РФ, считает, что заявителем не было представлено достоверных доказательств надлежащего использования в рассматриваемый период на территории Российской Федерации товарного знака “ОДИССЕЙ“ по свидетельству N 221526 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу, что оспоренное решение 16 февраля 2009 года принято Роспатентом в соответствии с нормами действующего законодательства, регулирующего возникший спор, а следовательно, не может нарушать законные права и интересы Заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

Рассмотрев спор, коллегия приходит к выводу о том, что, в данном случае, не установлено совокупности необходимых условий для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным, что является основанием для отказа в
удовлетворении заявленных Обществом требований.

Срок, предусмотренный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, заявителем не пропущен.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в данном случае установлены основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены судебного акта арбитражного суда г. Москвы.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2009 по делу N А40-56769/09-67-433 отменить.

Отказать в удовлетворении заявления Индивидуального предпринимателя Икаева Г.И. в признании недействительным решения Роспатента от 16.02.2009 г., которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака N 221526 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И.ПОПОВ

Судьи

И.Б.ЦЫМБАРЕНКО

И.В.БЕКЕТОВА